Publicado em: 17 de outubro de 2018 • Domingues & Associados Advocacia Empresarial
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que condenou a Rádio Terra AM Ltda. a se abster de utilizar a marca Tupi, de titularidade da empresa Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. A emissora também foi condenada a pagar indenização por danos morais e materiais de R$ 100 mil. Por unanimidade, o colegiado concluiu que, como as empresas atuam no mesmo ramo de atividade econômica, a utilização da expressão idêntica causaria confusão no público consumidor, sendo necessária a abstenção de utilização da marca pela Rádio Terra. Na ação que deu origem ao recurso especial, a Rádio Tupi alegou que, desde 1997, era titular, em todo o território nacional, dos direitos de propriedade e de uso exclusivo da marca Tupi. Todavia, a autora alegou que a Rádio Terra, situada em São Paulo, passou a utilizar o sinal distintivo sem autorização, o que configuraria ofensa ao seu direito de propriedade. Em primeira instância, o magistrado condenou a empresa ré a interromper o uso, inclusive com denominações de fantasia, de qualquer nome ou signo que se confundissem com o nome Tupi e com as marcas Rádio Tupi Super e Rádio Tupi. Ao julgar recurso contra a decisão, o TJSP fixou contra a Rádio Terra indenização de R$ 100 mil. Por meio de recurso especial, a Rádio Terra alegou perante o STJ, entre outros pontos, que a expressão “Tupi” seria de uso comum e que, por consequência, não haveria direito de exclusividade sobre ele, tampouco poderia ter sido concedido o seu registro de propriedade. A empresa também questionou o montante estabelecido a título de danos morais.

Uso comum

A ministra Nancy Andrighi apontou que a Terceira Turma tem entendido que os sinais de uso comum são aqueles que, embora não correspondam à representação ou ao nome pelo qual o produto ou serviço foram originalmente identificados, tenham sido consagrados pelo uso corrente, passando a integrar a linguagem comercial. “O que se pode verificar, diante disso, é que, ao contrário do que se alega nas razões do especial, a marca da recorrida não pode ser enquadrada, tecnicamente, na definição de sinal de caráter comum – pois o vocábulo Tupi não constitui expressão consagrada pelo uso corrente como identificadora de serviços de radiodifusão –, de forma que o argumento que serve de suporte à pretensão recursal fica esvaziado”, apontou a relatora. Segundo a ministra, ainda que o sinal se enquadrasse como expressão de caráter comum, o artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial não apresenta impedimento ao seu registro. A ministra também lembrou que, conforme tese firmada pela Segunda Seção, questões relativas a irregularidades em registros concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), capazes de conduzir a declarações de nulidade, não são passíveis de análise pela Justiça estadual – nessas hipóteses, a competência é da Justiça Federal. “Uma vez concedido o direito de uso exclusivo do sinal retroidentificado (que se presume dotado de suficiente distintividade, segundo os critérios técnicos utilizados pelo INPI), e não versando a hipótese acerca de pleito anulatório, há que se fixar como premissa a validade de tal concessão, devendo ser considerados, para solução da controvérsia, os efeitos legais que daí decorrem”, concluiu a ministra ao manter o acórdão do TJSP. Leia o  acórdão.
Rádio Terra AM é condenada a pagar R$ 100 mil por utilização indevida da marca Tupi Fonte: STJ